Znaki towarowe i domeny internetowe

Pytanie: Firma ma nazwę AAAA i zarejestrowała domenę AAAAŚ.com.pl, ale nie zarejestrowała w UP znaku towarowego zawierającego nazwę AAAAŚ. Druga firma zarejestrowała domenę AAAAŚ.pl, oraz zarejestrowała w UP znak towarowy zawierający nazwę AAAAŚ. Obie firmy świadczą identyczny rodzaj usługi. Czy w takiej sytuacji druga firma ma podstawę do występowania z roszczeniami wobec pierwszej firmy w związku z używaniem przez nią domeny o nazwie, która jest elementem znaku towarowego zarejestrowanego przez drugą firmę? Czy dla powyższych rozważań ma znaczenie fakt, że pierwsza firma posługuje się domeną o nazwie AAAAŚ.com.pl już od kilku lat, a druga firma dopiero teraz zarejestrowała znak towarowy w UP oraz domenę AAAAŚ.pl?

Odpowiedź:

Dla udzielenia odpowiedzi należy odwołać się do przepisów ustawy o własności przemysłowej. W pierwszej kolejności do przepisu artykułu 153. Stanowi on, iż przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Z treści tego przepisu wynika, iż firma, która zarejestrowała znak towarowy korzysta z ochrony, konkretnie z praw ochronnych na znak towarowy. Co do zasady ma zatem prawo żądać od firmy, która posługuje się tą nazwą pomimo niezarejestrowania znaku o zaprzestanie tych działań. Mało tego, firma, która zarejestrowała znak towarowy może domagać się także od tej, która posiada domenę internetową o tej samej nazwie (skoro pole działania obu jest identyczne) o zmianę domenę, zaprzestanie korzystania także z niej.

Proszę przy tym pamiętać, iż przez używanie znaku (czyli to, do czego uprawniona jest firma, która posiada zarejestrowany znak towarowy) należy rozumieć:
1. umieszczanie tego znaku na towarach objętych prawem ochronnym lub ich opakowaniach, oferowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu, ich imporcie lub eksporcie oraz składowaniu w celu oferowania i wprowadzania do obrotu, a także oferowaniu lub świadczeniu usług pod tym znakiem;
2) umieszczanie znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług; 
3) posługiwanie się nim w celu reklamy.

Z drugiej strony z artykułu 158 wynika, iż uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy nie może zakazać posługiwania się przez inną osobę nazwą, pod którą prowadzi ona działalność gospodarczą, jeżeli nazwa ta nie jest używana w charakterze oznaczenia towarów będących przedmiotem tej działalności i nie zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów, w szczególności ze względu na różny profil działalności lub lokalny zasięg używania tej nazwy.

Z treści przytoczonych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, iż firma posiadająca zarejestrowany znak towarowy jest chroniona przepisami prawa i jej żądania zaprzestania korzystania z nazwy stanowiącej jej znak towarowy będą uzasadnione. Rejestracja w Urzędzie Patentowym daje bowiem niejako pierwszeństwo.