Wygaśnięcie i unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy

W art. 168 i 169 ustawy Prawo własności przemysłowej znajduje się katalog zamknięty przyczyn wygaśnięcia. Prawo ochronne wygasa po upływie okresu ochrony i na skutek zrzeczenia się prawa przez uprawnionego, za zgodą osób, którym służą na nim prawa. Przesłankami wygaśnięcia prawa ochronnego jest także utrata przez znak towarowy zdolności odróżniającej oraz nieużywanie znaku. Za przyczynę wygaśnięcia uważa się także nabranie przez znak towarowy charakteru „mylącego”. Upływ okresu, na jaki znak towarowy może być zarejestrowany wygasa ex lege. Z reguły, znaki towarowe są rejestrowane na okres 10 lat. Istnieje jednak możliwość przedłużenia prawa ochronnego. Wniosek o przedłużenie powinien zostać złożony przed końcem kończącego się okresu objętego ochroną. Należy także uiścić odpowiednią opłatę.

W przypadku utraty prawa ochronnego, inne podmioty mogą używać tego znaku bez żadnych konsekwencji. Warto także podkreślić, iż w tym przypadku wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy nie następuje wydanie decyzji administracyjnej przez Urząd Patentowy. Decyzja ta wydawana jest w przypadku wygaśnięcia prawa ochronnego na skutek zrzeczenia się uprawnionego. Właściciel oświadcza wolę zrzeczenia się z prawa. Kiedy mamy do czynienia z sytuacją, że innym osobom też służy prawo ochronne, muszą oni wyrazić zgodę na zrzeczenie się wspomnianego prawa. Jako przykład takiej osoby można podać licencjobiorcę.

Kolejną przesłanką wygaśnięcia prawa ochronnego jest nieużywanie zarejestrowanego znaku towarowego. Nieużywanie ma następować w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat, chyba że wystąpią istotne powody, usprawiedliwiające jego nieużywanie (art. 169 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p.). Łącznie muszą zostać spełnione przesłanki, aby decyzja o wygaśnięciu została wydana. Pierwsza przesłanka polega na tym, że znak towarowy nie był rzeczywiście używany, to znaczy, że nie był nakładany na dany towar i nie został wprowadzony do obrotu na rynku krajowym. Ponadto nie był używany do celów reklamowych ani przeznaczany na eksport. Warto zauważyć, że skutecznym sposobem zabezpieczenia się przedsiębiorcy przed wygaśnięciem omawianego prawa, jest używanie znaku towarowego poprzez wprowadzenie do obrotu towaru oraz umieszczenie go na dokumentach handlowych¹. Drugi wymóg stanowi, że znak towarowy nie był używany przez podmioty uprawnione z prawa ochronnego. Te działania muszą mieć miejsce w ciągu nieprzerwanego okresu 5 lat. Jedynie wznowienie lub rozpoczęcie używania znaku towarowego może przerwać bieg wspomnianego okresu. Sformułowanie „ważne powody”, które występuje we wspomnianym powyżej art. 169 ust. 1 pkt 1 u.p.w.p nie jest określone w ustawie. Systemy krajowe przyjmują, że chodzi o znaczące przeszkody natury faktycznej (jak np. trudności gospodarcze, handlowe) oraz prawnej.

Warto podkreślić, iż przyczyną wprowadzenia obowiązku używania znaku towarowego jest przede wszystkim zapobieżenie pozorowanemu wykonywaniu prawa do znaku towarowego i wyeliminowanie w ten sposób nieuczciwych praktyk polegających na ubieganiu się o rejestrację jedynie w celu uniemożliwienia nabycia prawa do znaku towarowego przez innych przedsiębiorców, zazwyczaj oferujących konkurencyjne produkty
(wyrok z dnia 7 lutego 2006 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie - VI SA/WA 1749/05.

Utrata dostatecznych znamion odróżniających znak towarowy powoduje także wygaśnięcie prawa ochronnego, które następuje poprzez działania lub zaniedbania podmiotu uprawnionego w stosunku do towarów. Znak staje się tylko oznaczeniem opisowym, przekazującym określone informacje, a nie możemy zapominać o tym, że warunkiem koniecznym do rejestracji danego oznaczenia jest obecność jego cech, dzięki którym towar na rynku jest zindywidualizowany.

Ostatnią przesłanką wygaśnięcia jest następcza sposobność istnienia ryzyka, które polega na wprowadzeniu odbiorców przez znak towarowy w błąd co do właściwości, charakteru czy pochodzenia geograficznego towaru (skutek w postaci znaku „mylącego”). Decyzja Urzędu Patentowego o wygaśnięciu stanowi podstawę odpowiedniego wpisu do rejestru.

Drugim sposobem ustania prawa ochronnego na znak towarowy jest jego unieważnienie. W świetle art. 164 ustawy Prawo własności przemysłowej prawo ochronne na znak towarowy, może być unieważnione w całości lub w części na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane dla uzyskania tego prawa. Przesłanką tego sposobu ustania prawa jest niewypełnienie jego ustawowych warunków, które prowadzą do udzielenia prawa ochronnego. Należą do nich warunki podmiotowe oraz zdolność rejestracyjna znaku towarowego. Zarzut braku zdolności rejestracyjnej może dotyczyć na przykład przeszkód rejestracyjnych lub oznaczenie może nie spełniać wymagań określonych w art. 120 ustawy p.w.p. Jeśli chodzi o warunki podmiotowe dotyczą one tylko znaków towarowych wspólnych i wspólnego prawa ochronnego. Każdy, kto ma interes prawny w unieważnieniu prawa ochronnego może wystąpić z wnioskiem o jego spełnienie. Taką sprawę należy oceniać indywidualnie, badać wpływ przyszłego unieważnienia na daną sytuacje prawną wnioskodawcy. Żądanie unieważnienia prawa ochronnego jest nieograniczone w czasie. Art. 165 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej wymienia wyczerpująco przypadki, kiedy nie można wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa ochronnego. Jako przykład takiej sytuacji można podać kolizję z wcześniejszym znakiem towarowym czy naruszenie praw osobistych lub majątkowych wnioskodawcy, jeżeli przez okres 5 kolejnych lat używania zarejestrowanego znaku wnioskodawca, świadomy korzystania z niego, nie sprzeciwiał się temu.

1 M. Załucki, Europejskie prawo znaków towarowych. Zagadnienia konstrukcyjne, Warszawa 2009, s. 150.