Ochrona znaków towarowych w związku z importem równoległym leków

Wyrokiem z 6 maja 2022 r. (sygn. II CSKP 457/22) Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną powódki wniesioną w sprawie o ochronę prawa do znaku towarowego. Sprawa ta dotyczyła roszczeń związanych z faktem opatrywania wytwarzanych przez powódkę towarów (leków), importowanych przez pozwaną z innego kraju UE (kraju wywozu), znakiem towarowym, który powódka wykorzystywała do oznaczania identycznych towarów w Polsce; znaki wykorzystywane przez powódkę w Polsce i w kraju wywozu różniły się od siebie.

Czego dotyczyła sprawa?

Sąd Okręgowy w Warszawie przeprowadził tzw. test BMS (zob. wyrok ETS z 11 lipca 1996 r. w sprawach połączonych C-427/93, 429/93 i 436/93  - Bristol-Myers Squibb vs Paranova) i stwierdził, że w ramach działalności pozwanej niezbędne było przepakowanie importowanego leku, jednakże nie zachodziła obiektywna konieczność posłużenia się przez pozwaną znakiem towarowym powódki wykorzystywanym przez nią dla oznaczania tożsamego leku na polskim rynku. W konsekwencji uwzględniono przeważającą część żądań powódki.

Na skutek apelacji strony pozwanej Sąd Apelacyjny w Warszawie zmienił wyrok Sądu pierwszej instancji i oddalił powództwo w części uwzględnionej wcześniej przez Sąd Okręgowy. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano trzy racje mające przemawiać za takim rozstrzygnięciem. 

Sąd Apelacyjny w pierwszym rzędzie uznał, że z art. 21a ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm., dalej: pr.farm.) wynika „ustawowa zgoda na użycie określonej nazwy”, a zatem przepis ten przyznaje importerowi równoległemu uprawnienie do używania dla importowanego produktu leczniczego nazwy stosowanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W dalszej kolejności stwierdzono, że skorzystanie ze znaku towarowego powódki było niezbędne w celu uzyskania przez pozwaną efektywnego dostępu do rynku, a działania powódki, w tym stosowanie dwóch różnych znaków towarowych dla tego samego produktu, miały na celu dokonanie podziału rynku. Nadto Sąd Apelacyjny ocenił, że wyrażony przez uprawnioną do znaku towarowego sprzeciw wobec praktyk pozwanej był nieskuteczny.

Argumentacja SN

W uzasadnieniu wyroku zapadłego wskutek skargi kasacyjnej powódki Sąd Najwyższy wyjaśnił, po pierwsze, że unormowanie zawarte w art. 21a ust. 9 pkt 1 pr.farm. ma charakter publicznoprawny i nie stwarza podstawy do ingerencji w sferę praw podmiotów prywatnych z powołaniem się na legalność tych działań w świetle prawa administracyjnego. 

Po drugie, odnosząc się do kryteriów BMS wskazano, że „dostęp do rynku” nie oznacza „dostępu do pozycji rynkowej”. Jednolity rynek Unii Europejskiej nie stoi na przeszkodzie udzieleniu ochrony znakowi towarowemu wykorzystywanemu przez producenta w państwie docelowym importu równoległego w sytuacji, w której podmiot naruszający prawa do tego znaku kieruje się chęcią osiągnięcia większego zysku. Ochrona znaków towarowych nie może prowadzić do sztucznego podziału rynku unijnego na rynki poszczególnych państw członkowskich, jednak nie oznacza to, że podmiot uprawniony z tytułu znaku towarowego ma obowiązek dopuszczania innych przedsiębiorców do nieodpłatnego korzystania z tego znaku tylko dlatego, że brak takiego dopuszczenia stawiałby innego przedsiębiorcę (importera równoległego) w gorszej pozycji rynkowej.

Po trzecie, zauważono, że w sprawie nie było podstaw do przyjęcia, iż nieuprzedzenie pozwanej przez powódkę o zamiarze ochrony znaku towarowego powinno prowadzić do odmówienia skarżącej ochrony sądowej. Także tolerowanie przez podmiot uprawniony do znaku towarowego naruszeń tego prawa dokonywanych przez inne podmioty nie pozbawia uprawnionego możliwości selektywnego poszukiwania ochrony w stosunku do konkretnego naruszyciela.

Zob. wyrok IC SN z dnia 6 maja 2022 r., sygn. II CSKP 457/22

A.J.
Zespół e-prawnik.pl