Konflikt domeny internetowej ze znakiem towarowym - opinia prawna

Stan faktyczny

Uzyskałem od NASK prawo do używania domeny internetowej. Oznaczenie domeny jest równocześnie znakiem towarowym pewnej firmy zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym. Zgłaszają się do mnie osoby, które żądają natychmiastowego zaprzestania używania zarejestrowanych domen, powołując się na prawa ochronne do znaku towarowego. Kiedy używanie znaku towarowego jako domeny internetowej może być naruszeniem prawa do znaku towarowego?

Opinia prawna

Niniejsza opinia prawna została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2001 r., Nr 49, poz. 508 ze zmianami). 

Przedstawiona w stanie faktycznym sytuacja dotyczy kolizji prawa z rejestracji domeny internetowej z prawem ochronnym dla znaku towarowego. Podstawę prawną dla wszelkich czynności związanych z rejestracją a także ochroną znaków towarowych stanowi Ustawa Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym aktem prawnym, prawo ochronne dla znaku towarowego powstaje w chwili jego rejestracji. Prawo to dotyczy znaku towarowego, jednak znak towarowy może być przypisany do określonego towaru (art. 138 ust. 1 PrWłP). Oznacza to, że dokonując rejestracji, należy dokładnie określić jakie towary oznaczone są znakiem towarowym, który z kolei po rejestracji korzysta z ochrony.

Należy nadmienić, iż konflikty dotyczące praw do znaku towarowego w Internecie nie ograniczają się do sytuacji ich używania w domenie oznaczającej stronę internetową, na której oferowane są towary objęte rejestracją znaku. Cecha identyfikująca domeny oraz jej indywidualny charakter umożliwia rejestrację domen o nazwach znanych firm bez konieczności oferowania w niej konkretnych produktów.

Powoduje to "blokadę" możliwości oferowania towarów oraz ich reklamę w Internecie przez podmioty uprawnione do znaku towarowego. Możliwość posługiwania się znakiem towarowym w celu reklamy jest jednocześnie jednym z wielu uprawnień, do których upoważnia rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W Europie zachodniej oraz w USA orzecznictwo w takich sprawach coraz częściej odchodzi od konieczności spełniania przesłanek identyczności czy podobieństwa towarów oferowanych na spornych stronach internetowych.

Tym bardziej, że oczywistym jest, że nie sposób rozstrzygać o podobieństwie znaku towarowego i domeny na przykład w aspekcie graficznym, takiego elementu bowiem domena nie posiada. Uwzględniając specyfikę jaką charakteryzują się domeny należałoby generalnie rozstrzygać o występowaniu zbieżności kierując się ogólnym wrażeniem, jakie wywiera domena i, co za tym idzie, czy i jakie niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd powoduje.

W sprawach tego typu jak się wydaje najwięcej problemu rodzi kwestia zakwalifikowania danej sytuacji jako użycia znaku towarowego w obrocie gospodarczym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2005 r., I CK 626/2004:

1. Każda z postaci używania znaku towarowego (art. 154 pwp) dotyczy używania tego znaku w obrocie gospodarczym i wymaga podejmowania powtarzających się czynności w określonym zakresie oraz celu i wiąże się z rozpoznawaniem znaku przez konsumentów.

2. Niewykazanie przez uprawnionego z prawa ochronnego na znak towarowy używania tego znaku w obrocie gospodarczym wyklucza istnienie sytuacji faktycznej objętej hipotezą art. 296 ust. 2 pkt 2 pwp.

(por. glosa aprobująca, M. Kępiński, OSP 2005/12 str. 672)

Zgodnie z art. 296 ust. 2 ustawy naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:  

• znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów;  

• znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym; 

• znaku identycznego lub podobnego do renomowanego znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego.  

W przedmiotowej sprawie abonent domeny jest w najlepszej sytuacji prawnej, gdy nie pozostawia żadnych wątpliwości co do używania domeny poza obrotem gospodarczym. Jednak przy obecnych realiach dużych możliwości osiągania zysków z reklamy (z wynajęcia powierzchni reklamowej na stronie) nawet na stronach prywatnych, w szczególności dzięki blogom czy forom, używanie domeny zupełnie poza obrotem gospodarczym jest coraz bardziej wątpliwe. A co za tym idzie granica między użyciem gospodarczym i niegospodarczym domeny jest płynna. Pewne udogodnienie dla abonenta może stwarzać wyżej cyt. wyrok, tj. włożenie ciężaru dowodu na osobę zarzucającą naruszenie znaku towarowego.

Ponadto kwestia używania domeny w obrocie gospodarczym bądź poza obrotem gospodarczym pojawia się w przypadku tzw. handlu domenami. Najwęższe rozumienie używania znaku towarowego w obrocie gospodarczym sprowadza się do zaliczenia do tego obrotu oferowania podobnych towarów lub usług jak objęte znakiem towarowym. Najszersze rozumienie tego pojęcia pozwala natomiast na uznanie za używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym (a więc za naruszenie prawa do znaku) sytuacji, w której abonent domeny oferują ją do odsprzedaży (oferuje jej cesję na uprawnionego ze znaku towarowego). Tak na przykład zgodnie z wyrokiem Sądu Polubownego do spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji z dnia 22 lutego 2005 r. (01/04/PA):

"(...)przyznany prawem monopol do posługiwania się znakiem towarowym polega na wyłącznej możliwości używania znaku jedynie w sposób zarobkowy lub zawodowy(...) Pomimo że pozwany nie prowadzi typowej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, zdaniem sądu fakt gotowości sprzedaży domeny za kwotę 700 000 zł wystarczy do uznania, iż pozwany dokonał rejestracji domeny kierując się przesłankami zarobkowymi, gdyż żądana kwota pozostaje w rażącej dysproporcji do kosztów, które pozwany mógłby ponieść w związku z rejestracją i utrzymaniem domeny".

Jak widać z powyższego w rozstrzyganiu tego typu spraw istotne jest podobieństwo między domeną a znakiem towarowym i charakter, sposób, wykorzystywania domeny.

Zespół
e-prawnik.pl